文 / 謝春超

在侵權訴訟中，證據一直是辯護雙方爭辯的焦點。通常而言，對於民事訴訟秉承誰主張誰舉證的舉證責任分配規則，即根據該規則，對於涉及製造方法的專利侵權，需要由專利權人證明侵權產品的製造方法與專利產品的製造方法相同。

但在專利侵權訴訟中存在一種特殊的舉證責任倒置的情況，即對於“新產品製造方法”的發明專利，由被訴侵權人提供其產品製造方法不同於專利方法的證據。即對於“新產品”而言，專利權人不再承擔證明侵權產品的製造方法與專利產品的製造方法相同的證明責任，將該證明責任轉移給被訴侵權人。

以下，筆者嘗試通過幾個典型案例淺析該特殊舉證責任在侵權訴訟中的應用。

01 相關規定

《中華人民共和國專利法》（自2021年6月1日起施行）中第六十六條：

專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的，製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中第十七條：

產品或者製造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，人民法院應當認定該產品不屬於專利法第六十一條第一款規定的新產品。（此處引用的是原專利法，對應於現專利法的第六十六條第一款）

北京市高階人民法院《專利侵權判定指南（2017）》中第112條：

專利法第六十一條規定的“新產品”，是指在國內外第一次生產出的產品，該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比，在產品的組份、結構或者其質量、效能、功能方面有明顯區別。產品或者製造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，應當認定該產品不屬於專利法規定的新產品。是否屬於新產品，應由權利人舉證證明。權利人提交證據初步證明該產品屬於專利法規定的新產品的，視其盡到舉證責任。（此處引用的是原專利法，對應於現專利法的第六十六條第一款）

《北京市高階人民法院智慧財產權民事訴訟證據規則指引》中第2.12條：

原告以涉案專利系新產品製造方法發明專利為由，主張適用舉證責任倒置規則的，應提供以下初步證據：（一）依照該專利方法直接獲得的產品為國內外第一次生產出的產品，其與專利申請日之前已有的同類產品相比，在產品的組份、結構或者其質量、效能、功能方面有明顯區別；（二）被訴侵權產品與依照該專利方法直接獲得的產品在形狀、結構或成份等方面無實質性差異。

根據上述相關規定可見，在涉及“新產品製造方法”的專利中的證明責任如下分配：

專利權人並非完全不承擔證明責任，其僅承擔初步證明責任，即僅需要對專利產品為新產品提供初步證明。

被訴侵權人的證明責任在於：對於被訴侵權產品的製造方法與專利產品的製造方法不同承擔證明責任。

02 案例分析

| 案例一

安斯泰來製藥株式會社與成都力思特製藥股份有限公司、張紅兵侵犯專利權糾紛案

（北京市第一中級人民法院；（2009）一中民初字第4358號）

法院認為：本案中，原告提交的涉案專利第一次審查意見通知書、國家智慧財產權局專利檢索諮詢中心出具的《檢索報告》、美國和歐洲授權的同族專利及其權利要求書中文譯文等證據可以初步證明，涉案專利為涉及新產品製造方法的專利。在原告已經提交證據，可以對新產品事實予以初步判定的情況下，被告如果主張非新產品事實，根據誰主張誰舉證的原則，此時的反駁舉證責任理應由被告承擔。本案被告並未提交相反證據，故本院對涉案專利為涉及新產品製造方法的專利的事實予以確認。

本案中對於專利權人如何初步證明專利產品為新產品提供了一定的參考。專利權人可以考慮將檢索報告、專利評價報告等作為初步證明專利產品為新產品的證據。

| 案例二

浙江道明投資有限公司與3M公司侵害發明專利權糾紛上訴案

（上海市高階人民法院；（2011）滬高民三（知）終字第73號）

在本案中，原告認為專利複審委作出的第15959號無效宣告請求審查決定已經確認了原告專利的新穎性、創造性，故其無需再提交證據證明專利產品是新產品。原審法院認為，在涉及方法專利的侵權認定過程中，舉證責任的倒置是有條件的，在本案中，專利複審委作出的無效宣告請求審查決定不能免除原告的舉證責任，原告仍應當首先對於其產品或者製造產品的技術方案在專利申請日前不為國內外公眾所知這一事實提供初步證據予以證明，之後舉證責任才發生轉移。在原告未提交任何證據證明其專利產品是新產品的前提下，舉證責任暫不轉移給被告。二審維持了一審的判決。

根據本案，可知對於專利產品是否為新產品的初步證明責任，並不因專利產品具備新穎性而免除。這是因為發明專利授權均需具備新穎性、創造性和實用性。其並不必然導致該專利產品為新產品。即需要專利權人對於專利產品屬於新產品提供其他證據予以初步證明。

03 總結

透過以上的簡要分析，筆者認為對於涉及“新產品製造方法”的侵權訴訟，作為專利權人雖然可以免除證明侵權產品與專利產品的製造方法是否相同的證明責任，但仍需注意提供初步證明專利產品為“新產品”的證據。而如何組織證據以及該證據的應用需要律師在具體案例中進行深入研究。

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